製備方法的權利要求之延伸保護

專利權作為一種排他權（或禁止權），專利權人具有排除、禁止他人實施其專利的權利。中國專利法第十一條規定了專利權人享有何種禁止權，他人未經許可實施了這些行為，則可能構成侵權。對於方法（製備方法）專利，專利權人除了可以禁止他人使用其專利方法外，尚有權禁止他人使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品，這被稱為製備方法專利的延伸保護，即“對專利方法的保護延及產品”。

根據最高人民法院的司法解釋（法釋〔2009〕21號）第十三條，依照專利方法直接獲得的產品，是指使用專利方法獲得的原始產品；而對該原始產品進一步加工、處理而獲得後續產品的行為，不屬於專利法第十一條規定的使用依照該專利方法直接獲得的產品。因此，該後續產品本身，並不屬於方法專利延伸保護的範圍。

然而在司法實踐中，對於何為原始產品、何為後續產品，在認定時常會遇到一定的困難。例如，權利要求的內容為：一種書桌的製造方法，其特徵在於，製造桌面和桌腿，然後用螺釘將桌腿固定在桌面上。假設A公司在製造桌面和桌腿、並用螺釘將桌腿固定在桌面上後，將表面刷漆，製成書桌出售給經銷商B；B對該書桌進行進一步的銷售。根據全面覆蓋原則，A使用了該專利方法，應當構成侵權。那麽，B的行為是否構成侵權呢？

訴訟中，B可能主張自己的行為並不構成侵權，理由是：A在製造桌面、並用螺釘將桌腿固定在桌面上後，已經獲得了原始產品書桌；A對該原始產品書桌進行刷漆的過程，屬於對原始產品進一步加工、處理而獲得後續產品的行為。因此，B對於刷漆的書桌進行銷售的行為，並不為專利法第11條所禁止。B的上述主張是否合理，是否應當被人民法院所接受呢？

同樣的權利要求，C公司在製造桌面、桌腿後，將桌面和桌腿刷漆，然後用螺釘將桌腿固定在桌面上，製成書桌出售給經銷商D；D對該書桌進行進一步的銷售和許諾銷售。根據全面覆蓋原則，C也使用了該專利方法，應當構成侵權。而銷售商D，並不能採用B所採用的抗辯主張，來主張其銷售的刷漆的書桌屬於後續產品。

當A、C行為的區別僅在於一個權利要求並未進行限定的步驟(刷漆）的情況下，如果對B、D兩個經銷商的行為是否侵權做出截然相反的結論，是否合理？

作為一項獨立權利要求，只需要記載解決技術問題的必要技術特徵。雖然從屬權利要求可以通過增加附加技術特徵的方式對獨立權利要求予以進一步的限定，仍無法涵蓋、也不必涵蓋在產品實際製造過程中可能涉及的全部步驟。因此，當權利要求所述的步驟完成以後，對該中間產品進行進一步的加工和處理，在產品實際製造過程中殊為常態。如果把同一製造者在其工藝流程中連續、序列完成的這些後續的加工和處理步驟剝離，而理解為“獲得後續產品的行為”、“對原始產品的使用行為”，也並不能體現立法者對方法專利予以延伸保護的初衷。

因此，作者認為，在製造方法權利要求所述的各個步驟完成後，同一製造者通過對該中間產品進行進一步加工、處理以製成最終產品的各個步驟，應該屬於其產品製造過程的一部分，而與在先步驟統一定義為使用專利方法的行為。其製造出來的最終產品，即依照專利方法直接獲得的產品。

江炳滔律師