主题名称对权利要求保护范围是否具有限定作用？

对于主题名称对权利要求保护范围是否具有限定作用，在(2018)最高法行申6071号再审审查与审判监督行政裁定书中，最高人民法院指出：

在侵害专利权的民事纠纷案件中，主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主题本身产生何种影响。若主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响，该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用。

在专利授权确权程序中确定权利要求保护范围时，是否考虑前序部分记载的技术特征对保护范围确定的限定作用，应当以本领域技术人员为判断主体，以前序部分记载的主题环境等技术特征对权利要求请求保护的技术方案中部件组成、结构关系等是否具有实质性影响为基本的判断原则。

现将该案裁定的相关判理部分摘要如下：

本案涉及名称为“包含抗菌素、三唑和皮质类固醇的药物制剂”的发明专利申请。MSD公司复审请求时新修改的权利要求1为：“一种用于有效治疗动物耳感染的而在被治疗的动物中没有升高的耳聋发生率的局部药物组合物，其中：……。”MSD公司主张被诉决定没有考虑本申请主题名称中的 “动物”“耳感染”“局部”等技术特征，导致在创造性判断中遗漏了区别技术特征，应予撤销。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第五条明确规定：“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用”。主题名称属于权利要求前序部分的特征。在确定权利要求的保护范围时，权利要求记载的主题名称应当予以考虑。主题名称是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简单命名，其更为重要的作用在于表征涉案发明所属技术领域，以便于检索。

因此，在侵害专利权的民事纠纷案件中，主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主题本身产生何种影响。若主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响，该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用。

在专利授权确权程序中，确定权利要求的保护范围的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断，以尽可能保证真正有创造性的发明创造取得授权并获得保护。在专利授权确权程序中确定权利要求保护范围时，是否考虑前序部分记载的技术特征对保护范围确定的限定作用，应当以本领域技术人员为判断主体，以前序部分记载的主题环境等技术特征对权利要求请求保护的技术方案中部件组成、结构关系等是否具有实质性影响为基本的判断原则。

本案中，申请人主张本申请主题名称中的“动物”“耳感染”“局部”等技术特征均影响到药物组合物的组成，对权利要求1均具有限定作用，但未提交任何证据证明或者进行充分的说理以说明上述技术特征会对权利要求1请求保护组合物的组成或者存在状态产生实质性影响。因此，专利复审委员会在判断本申请权利要求1相对于现有技术所存在的区别技术特征时，未考虑上述技术特征，并无不当。MSD公司关于专利复审委员会遗漏权利要求1相对于现有技术存在区别技术特征的再审主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

江炳滔律師