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PCT申請國際公佈之策略

 

PCT申請國際公佈之策略

本文接續于上一期的有關PCT申請國際公佈之介紹的系列專利文章,進一步介紹PCT申請國際公佈的具體策略。

一、提前PCT申請的國際公布

申請人如果需要,可以根據條約212)(b)和細則48.4a)要求國際局對PCT申請提前進行國際公布。這種提前公布可在自優先權日起18個月屆滿前的任何時候進行。如果屆時國際檢索報告已經作出,提前公布並不另外收費;如果檢索報告尚未作出,申請人則需為提前公布向國際局繳納特別公布費(根據現行《PCT行政規程》113條為200瑞士法郎)。

要求提前公布的一個原因可能是為了在適用的國家對估計能獲得的專利提早取得臨時保護的時間。技術的迅速發展常使競爭者的發明難免在很窄的胡同裏碰撞沖突,更不必說不同程度的蓄意仿冒,為此申請人若能讓PCT申請提前公布並提早獲得臨時保護,對於保護自己的發明專利及商業利益有時候無疑是必要的。

有人為了提早進入PCT國家階段而考慮要求提前公布PCT申請。實際上,PCT申請提早進入國家階段與PCT申請是否已被公布並無強制性的聯系,也就是說,根據條約232)和402),尚未作國際公布的PCT申請經申請人明確要求也同樣可以提早進入國家階段。申請人讓PCT申請在有關國家提早進入國家階段,常常是出於各方面的原因,諸如競爭者活動頻繁、產品季節性強、產品淘汰周期快、技術和商業合作的需要、搶占市場的迫切性等等。這些原因常常與盡早獲得專利的臨時保護有或多或少的關系,從這個角度考慮,提前公布PCT申請對有些急於提早進入PCT國家階段的申請人來說可能會有戰略和實際上的好處。雖然從法律上講,在未作國際公布的情況下可以明確要求提早進入國家階段,但指定局何時對申請進行處理仍然取決於有關指定局,實際上有一些指定局在PCT申請被國際公布之前不大可能對申請進行處理。另外,比較理想的是提前公布時或進入國家階段時已有國際檢索報告和書面意見,這樣既可在適用時利用PCT高速公路(PCT-PPH),也便於有關國家局對專利申請的審批。已公布的PCT申請的副本由國際局傳送給指定局(除非指定局已明確表示放棄),國際檢索單位的書面意見通常也由國際局以“國際檢索單位的有關專利性的國際初步報告”(IPRPI章)的形式傳送給指定局。

二、避免PCT申請的國際公布

有時候,申請人在提出PCT申請後因某些原因轉而覺得申請內容不應該被公布,碰到這種情況,唯一的辦法是撤回PCT申請。

撤回PCT申請必須在國際公布的技術準備工作完成之前提出,這通常是在實際公布的15個歷日之前。國際局在每個星期四公布PCT申請。倘若某個星期四屬於國際局不開門辦公的日子,或者在這15天之中穿插了若幹正式的假日,技術準備工作所需時間就有可能超過15天。如果申請人提出撤回PCT申請的時間已過通常的15天,但國際局的技術準備工作因上述原因還尚未完成,那麽仍然可以撤回PCT申請。當然,作為申請人應力爭確保在正常的期限內提出,以避免不必要的損失。另外還應註意,提出撤回PCT申請,應該是有條件性的,即以國際局及時收到撤回要求為前提,否則PCT申請不應被撤回。

撤回PCT申請的通知必須以書面形式提出,建議使用PCT/IB/372表格。撤回PCT申請,在第I章程序中可以向受理局或者國際局提出,在第II章程序中可以向受理局、國際局或者國際初步審查單位提出。如果時間緊急,或為了避免因為文件周轉可能出現問題,這種撤回PCT申請的通知最好直接向國際局提出。撤回PCT申請需要所有申請人或其代理人或共同代表的簽字。如果缺失任何簽字,國際局會通知申請人在合理時間內補正。

有人簡單地認為,只要不向受理局繳納有關費用,PCT申請便被自動撤回了。這從理論上講並不錯,但就避免PCT申請的國際公布而言,這樣操作會有較大風險,因為受理局在向申請人發出繳費通知後,有可能對後續事情未能及時跟進,包括未能及時通知國際局申請已被視為撤回,或者雖已通知國際局申請已被視為撤回,但該通知未能在阻止公布之前到達國際局。PCT申請若被及時而有效地撤回,對該申請將不作國際公布,該申請也將不再有效。

三、延遲PCT申請的國際公布

為了延遲PCT申請的國際公布,申請人可以撤回(最先的)優先權要求,從而導致有關時限的重新計算,尤其是進入國家階段的時限的重新計算,也就是說進入國家階段的時限最多約可推遲12個月,而這可能正是申請人要求延遲國際公布的最重要的原因。

申請人希望推遲進入國家階段,常常是出於多方面的原因,諸如對自己發明的技術和商業價值還需進一步分析,對有關國家的市場及發展趨勢還需進一步了解,對競爭者的活動和計劃還需進一步觀察,對自己的預算及安排還需進一步考慮等等。在全球化環境下,涉及專利戰略的問題變得越來越復雜,這使個別申請人在原本不短的30個月時間之外又去設法尋找更多的時間,PCT體系在這方面同樣給申請人提供了便利。

當然,撤回優先權要求存在申請日被人占先的風險,這點申請人無疑應該知道,所以在決定撤回優先權要求時應該審慎權衡利弊。撤回優先權要求以延遲PCT申請的國際公布,與撤回PCT申請以避免PCT申請的國際公布在要求上類似,即在第I章程序中須以書面形式向國際局或受理局提出(建議使用PCT/IB/372表格),在第II章程序中向國際局、受理局或國際初步審查單位提出,由所有申請人簽字或由指定的共同代理人或共同代表為其簽字,撤回通知在國際公布的技術準備完成之前到達國際局。同樣,撤回優先權要求以延遲國際公布也應當有條件性,即以國際局及時收到要求從而可以延遲國際公布為前提。

 

江炳滔律師

 

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