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*中美专利制度下的重复授权之比较*

*中美专利制度下的重复授权之比较*

众所周知,由于世界各个国家或地区的政治、经济、文化各不相同,专利制度发展的历史也不尽相同,这导致不同国家或地区的专利法在立法、司法、行政、实践中都可能存在不同之处。本文试对中国与美国专利法中的“重复授权”相关制度进行比较。

*重复授权的含义不同

中国的专利制度在建立之初,曾经参考和借鉴了德国等欧洲成文法系国家和地区的专利制度,形成了具有中国特色的法律体系。而美国专利法,主要采用判例法体系。通过了解美国专利实践,提升专利申请质量,不仅可以增加中国申请人在美国获得专利权的可能性,还可以为后续维权、专利实施提供更加充分的保护。

在处理美国专利申请过程中,“重复授权”的问题是代理人需要经常考虑或者面对的问题。由于中国专利法中也有针对“重复授权”的相关规定,很多中国代理人可能会认为美国的“重复授权”与中国专利法中规定的“重复授权”一样。但实际情况是,二者并不完全相同。

中国专利法第九条规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。美国专利法也有类似的规定,即一项发明仅能够获得一项专利权。从表面看,两者很相似,但“同样的发明创造”和“一项发明”的含义存在差别。

在中国专利实践中,当两个权利要求限定的保护范围相同时,就会被认为这两个权利要求限定的是同样的发明创造。专利审查员可能会在文字表述方面进行相关判断。如果权利要求限定的特征相同,专利审查员可能会根据中国专利法第九条的相关规定发出审查意见。

而在美国专利实践中,存在两种类型的“重复授权”的情况:一种是“法定重复授权(statutory double patenting)”,另一种是“非法定重复授权(non-statutory double patenting)。一般而言,“法定重复授权”的判断过程是这样的:判断两项专利权中限定特征的文字表述是否相同,这与中国“重复授权”的判定方式比较相似。而“非法定重复授权”主要是判断两项权利要求是否相互侵权。当审查员认定这两项权利要求相互侵权时,则可以认定,这两个权利要求限定的技术方案实质相同,即属于“非法定重复授权”的情况。

*重复授权的答复不同

对于“重复授权”审查意见的答复,中国的专利实践与美国的专利实践也不尽相同。在中国专利实践中,当收到有关“重复授权”的审查意见时,代理人或申请人通常可以通过对一个申请的权利要求进行修改而克服该缺陷,通过这种方式,修改后的权利要求会与另一个申请的权利要求的保护范围有所不同;或者直接答复两项权利要求的保护范围并不相同。

另外,在中国专利实践中,还规定了一种特殊的情况,如果与“重复授权”相关的两个专利申请符合专利法第九条的相关规定,即同一申请人同日对同样的发明创造,既提交实用新型专利申请,又提交发明专利申请,先获得的实用新型专利权尚未终止时,申请人可以通过声明放弃该实用新型专利权,而使得该发明专利申请可能获得授权。

然而,在美国专利实践中,为了解决“重复授权”问题,申请人对“法定重复授权”的审查意见的答复,可以修改两个权利要求中的一个权利要求的保护范围,使得两个权利要求限定的不是相同的发明创造。针对“非法定重复授权”的审查意见,如果申请人对审查员的判断存在疑问,可以在答复意见中进行争辩。当然,申请人也可以选择修改两个权利要求中的一个权利要求的保护范围,使得两个权利要求限定的不是相同的发明创造。

此外,当两个专利申请属于相同的申请人时,也可以通过提交一份“终止声明(Terminal Disclaimer)”解决该审查意见中提出的问题。申请人在“终止声明”中表示,涉及“重复授权”的两项专利申请中的较晚授权专利,将在较早授权专利的失效之日自行失效。当提交了“终止声明”后,审查员会继续审查该申请并授权。但应当注意的是,之后获得的专利权必须和之前获得的专利权一起被许可实施,不能分别许可。另外,后获得专利权的有效期应该从之前获得授权的专利申请的有效申请日起计算。

 

江炳滔律師

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